La tutela della proprietà intellettuale è un elemento di fondamentale importanza quando si fa business all’estero, soprattutto se non si conosce approfonditamente il mercato di riferimento.

In questo articolo forniamo le principali informazioni utili a chi intenda procedere alla registrazione del proprio marchio o brevetto per il mercato degli Stati Uniti d’America. È importante ricordare che, nonostante le differenze normative tra i diversi Stati della Federazione americana, la registrazione di un marchio o di un brevetto è valida su tutto il territorio a stelle e strisce.

La registrazione dei marchi

Procedere alla registrazione di un marchio in USA è estremamente importante. Il marchio infatti rappresenta il “biglietto da visita” di un’azienda, e proteggerlo significa proteggere anche i propri prodotti, la storia dell’azienda, nonché gli investimenti fatti per lo sviluppo dello stesso e per la creazione di una brand awareness per il mercato di riferimento.

L’organo preposto alla registrazione dei marchi su tutto il territorio americano è lo United States Patent and Trademark Office, o USPTO.

È importante ricordare che prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio all’USPTO è assolutamente necessario fare una ricerca di anteriorità per verificare che non ci siano già dei marchi registrati simili a quello che si intende proteggere. Se venisse infatti registrato un marchio simile ad uno già in commercio potrebbero poi esserci problemi di confusione tra i due, inoltre, se si presentasse un marchio davvero troppo simile a uno già registrato, l’USPTO potrebbe rigettare la domanda in toto.

Una volta ultimata la ricerca e sincerato che non esistano marchi eccessivamente simili al proprio, si può procedere alla domanda, che si differenzierà in due tipologie: 1 A filing basis and 1 B filing basis a seconda dell’attuale status di utilizzo del marchio:

• Il marchio è già attualmente utilizzato in commercio;
• Il marchio non è attualmente utilizzato in commercio ma intende esserlo in futuro.

In quest’ultimo caso, il marchio deve essere messo in uso entro 2 anni dalla presentazione della domanda, pena il decadimento della registrazione.

Una volta che la registrazione venisse accettata, con conferma esplicita da parte dell’USPTO, questa sarà valida per 10 anni. Dovrà essere tuttavia mantenuta attiva, e per fare questo sarà necessario depositare una dichiarazione che attesti che il marchio è stato utilizzato continuativamente nel commercio. Questa dichiarazione deve avvenire tra il quinto ed il sesto anno dall’avvenuta registrazione iniziale.

Per chi avesse già registrato il proprio marchio in Italia o in Europa, è possibile, tramite un procedimento speciale, estendere la registrazione del marchio anche negli Stati Uniti.

La registrazione dei brevetti

È importante registrare anche i brevetti negli Stati Uniti, e ad occuparsene è lo stesso organo che registra i marchi, l’USPTO.

Per quanto riguarda i brevetti, l’USPTO suddivide gli stessi in tre categorie, come segue:

- Utility Patent: tutela la creazione di un prodotto, processo o macchina che siano nuovi o migliorati rispetto alle versioni precedenti e che presentino la caratteristica dell’utilità;
- Design Patent: che tutela le qualità visive uniche di un prodotto;
- Plant Patent: che tutela l’invenzione di un nuovo seme, pianta o caratteristica peculiare di una pianta.

Com’è facile immaginare, non tutto è brevettabile. Infatti, perché un brevetto possa essere registrato, bisogna che l’oggetto dello stesso rappresenti una novità e che, soprattutto, rappresenti un passo avanti nello stato dell’arte del settore specifico a cui fa riferimento.

Infine, segnaliamo lo status di patent pending, che si verifica quando si è presentata la domanda di registrazione del brevetto, ma non è ancora stata emessa la registrazione ufficiale. Questo status è importante perché viene segnalato sul prodotto oggetto di brevetto, e avverte eventuali emulatori che il processo di registrazione è già in atto, e che quindi potenziali imitazioni saranno perseguibili. Inoltre, l’eventuale emulatore saprà che, qualora presentasse una domanda di registrazione per un prodotto simile, questa sarebbe cronologicamente posteriore alla domanda del primo inventore e, quindi, non prioritaria.

L’Italia e gli Stati Uniti, attraverso diversi enti ed organi quali l’Istituto Commercio Estero e le Camere di Commercio lavorano insieme per proteggere marchi e brevetti, anche tramite servizi di assistenza a chi ricerchi informazioni in merito alla tutela della sua proprietà intellettuale in America.

Per più informazioni su questo argomento leggi il nostro articolo “Come Tutelare la Proprietà Intellettuale negli USA”

Fonte: a cura di Exportiamo, di Marianna Niero, redazione@exportiamo.it

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