Quando un’impresa non registra il proprio marchio si espone al rischio che un’impresa concorrente possa adottare un marchio simile, con potenziali danni in termini di perdite di profitto, reputazione, ed immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore. Ecco perché è indispensabile per ogni impresa registrare il proprio marchio, soprattutto se opera all’estero. Vediamo insieme come si fa.

Il marchio è uno straordinario strumento di comunicazione d’impresa che consente al consumatore di riconoscere i prodotti e/o i servizi di una determinata azienda, distinguendoli da quelli analoghi ed alternativi contrassegnati da marchi di imprese competitor presenti nel medesimo segmento di mercato.

Registrare il proprio marchio ha dunque un’importanza strategica particolarmente rilevante per un’azienda, dal momento che il marchio registrato non solo garantisce al titolare un diritto di esclusiva dimostrabile tramite il certificato di registrazione ed in virtù del quale egli può vietarne l’utilizzo a terzi in assenza del suo esplicito consenso, ma può accrescere nel tempo la reputazione dell’impresa agli occhi dei consumatori.

Tuttavia, bisogna sapere che i diritti di uso di un marchio sono validi esclusivamente nel territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione. Ciò significa che, soprattutto per chi esporta i propri prodotti/servizi all’estero, ma anche per chi vende solo in Italia ma ha localizzato la produzione all’estero, non è sufficiente registrare il proprio marchio solo in Italia per vedere tutelati i propri diritti di proprietà intellettuale anche all’estero.

Di conseguenza, è nell’interesse dell’impresa registrare il proprio marchio in tutti i Paesi di esportazione o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d’uso.

I modi per farlo sono tre:

• Marchio nazionale estero, la cui tutela è limitata al territorio del Paese estero prescelto;
• Marchio dell’Unione europea, tutelato in tutti i Paesi membri dell’UE;
• Marchio internazionale, tutelato nei Paesi prescelti, europei ed extraeuropei, che per essere territorialmente designati devono aderire al Sistema di Madrid.

Marchio nazionale estero

Ha validità solo nel Paese in cui si chiede di effettuare la registrazione. La domanda va presentata all’Ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere la protezione, seguendo la procedura prevista da ogni singolo Ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse (alcuni Paesi esigono i servizi di un consulente di marchi iscritto all’albo di quel Paese). In questi articoli, ad esempio, spieghiamo come registrare un marchio in Cina o negli USA. 

Marchio europeo

Il marchio UE (MUE) è un marchio che ha validità su tutti i Paesi dell’Unione Europea (e si estende automaticamente ai nuovi ingressi).

È possibile richiedere un marchio UE (MUE) con validità su tutti i paesi dell’Unione Europea effettuando il deposito direttamente sul sito internet dell’ufficio europeo EUIPO. 

Se si presenta una domanda in Italia e poi si effettua l’estensione entro 6 mesi dal deposito nazionale italiano, la data del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale.

Il marchio dell’Unione europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Marchio internazionale

Partiamo da una premessa fondamentale: a differenza di quanto il nome possa lasciare supporre, non esiste un marchio sovranazionale la cui validità possa essere estesa in tutti gli Stati del mondo, ma per i Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid è possibile procedere ad una estensione internazionale del marchio nazionale o europeo. Per “Sistema di Madrid” si intende l’insieme di quei Paesi che hanno aderito all’ Accordo di Madrid (attualmente 55 paesi) o al Protocollo di Madrid (110 paesi) o ad entrambi, come nel caso dell’Italia. Qui è possibile consultare la lista dei paesi aderenti, che rappresentano più dell’80% del commercio mondiale, con possibilità di nuove adesioni in futuro.

Per i Paesi che invece non hanno aderito al Sistema di Madrid si deve procedere con singoli depositi nazionali. Occore tenere a mente, infatti, che un marchio può essere protetto sempre ed ovunque: dove non è possibile la registrazione di un marchio internazionale, sarà sempre possibile presentare una domanda di marchio nazionale estero. 

La procedura di estensione si può effettuare sia per il marchio italiano che per il marchio UE (MUE) e si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: UIBM se si tratta di un marchio italiano o EUIPO se il marchio di base è un marchio UE, e le tasse dovranno essere corrisposte sia all’ufficio del marchio di base (tassa nazionale) che alla WIPO – l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (tassa internazionale, in franchi svizzeri); quest’ultima si compone di una parte fissa e di una parte variabile in ragione degli Stati designati nella domanda di marchio e delle classi merceologiche rivendicate.

La WIPO, dopo aver controllato la regolarità formale della domanda di deposito di marchio internazionale, provvede a registrarla nel Registro Internazionale e notifica la registrazione agli Uffici Marchi dei singoli Stati che sono stati designati nella domanda. Tali Stati esaminano la domanda e possono sollevare obiezioni alla registrabilità del marchio nel loro territorio. L’eventuale accoglimento dell’obiezione emessa dall’Ufficio Marchi di uno degli Stati designati (così come l’accoglimento dell’opposizione presentata da terze parti in uno o più Stati designati) non pregiudica in alcun modo gli effetti della registrazione del marchio internazionale nei rimanenti Paesi indicati nella domanda.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente.

Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Il marchio internazionale, registrato presso la WIPO di Ginevra, ha una durata di dieci anni dalla data di registrazione ed è rinnovabile di dieci anni in dieci anni, potenzialmente all’infinito.

Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali. In primo luogo, consente una semplificazione delle procedure: infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un’unica domanda; in secondo luogo, il costo connesso al deposito internazionale è di regola meno elevato dell’insieme dei costi che si dovrebbero sostenere nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi.

La spesa connessa alla registrazione del marchio viene spesso considerata superflua, ma in realtà si tratta di un piccolo investimento iniziale che anche se talvolta viene sottovalutato,  risulta di grande importanza per ogni impresa che vuole essere presente in un mercato globalizzato con un marchio forte che porta guadagno e prestigio all’impresa stessa e la aiuta nella sua crescita verso il successo. I benefici, in definitiva, superano di gran lunga i costi.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it

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