Pechino rappresenta da sempre un mercato molto affascinante per le imprese italiane anche se spesso le nostre imprese devono confrontarsi con una concorrenza piuttosto agguerrita. Per tali ragioni è consigliabile registrare il proprio marchio in Cina per tutelare la propria azienda sia da un punto di vista economico che da un punto di vista legale. Ma quali sono i principali aspetti da considerare prima di registrare il proprio marchio? Scopriamolo insieme.

Secondo gli ultimi dati rilasciati da Eurostat nel 2017 la Cina è stato il principale partner dei Paesi membri dell’Unione europea in tema d’importazioni, rappresentando il 20% sul totale delle importazioni di prodotti comunitari da parte di Paesi extra UE. Inoltre, in materia d’esportazioni, la Cina ha rappresentato il secondo Paese extra europeo per acquisti di beni e servizi Ue, assorbendo l’11% del totale delle esportazioni europee verso Paesi extra UE. In parole povere le relazioni commerciali fra Pechino e Bruxelles vanno a gonfie vele.

In tal senso non fa eccezione il Belpaese che lo scorso anno ha venduto in Cina beni e servizi per 20,33 miliardi di dollari (+22% rispetto al 2016), a fronte di un aumento dell’import dalla Cina del 10%.

Tuttavia non bisogna trascurare che la Cina mantiene il triste primato di essere il principale mercato mondiale di prodotti contraffatti, come emerge leggendo i dati di uno studio condotto dalla Commissione europea. Nonostante siano consapevoli di questo fenomeno, probabilmente a causa della complessità delle procedure e delle difficoltà linguistiche, sono ancora poche le aziende che registrano il proprio marchio in Cina, rinunciando così a tutelarsi.

La legge del First to File

In Cina, per registrare i marchi, viene adottato il criterio del “First to File”: chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione.

Cosa sapere prima di registrare un marchio in Cina

La prima cosa da fare è accertarsi che non vi siano altri marchi identici o simili a quello di interesse, svolgendo un’accurata ricerca di anteriorità.

In secondo luogo, è opportuno provvedere alla traslitterazione del marchio in caratteri cinesi (dal momento che la maggior parte del popolo cinese non è in grado di leggere i caratteri latini), prima che siano gli stessi consumatori a crearne una, come nel caso di Ralph Lauren che, in mancanza di un nome in lingua locale ufficiale, fu ribattezzato dai consumatori cinesi “cavallo a tre gambe”.

La traslitterazione può essere fatta cercando semplicemente l’assonanza con il nome originario, senza preoccuparsi del significato, come nel caso di Armani che diventa AmaNi o Ferrari, FaLaLi.

In altri casi si può tenere conto solo del nucleo semantico della parola originale, senza badare alla somiglianza fonetica: ad esempio, la Apple si fa chiamare PinGuo che in cinese significa mela.

Ma la strategia migliore è quella che cerca di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente che trasmetta il feeling del brand con caratteri cinesi, come nel caso di Bulgari che è stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello).

Come deve essere un marchio in Cina

Il marchio oggetto della domanda di registrazione deve avere caratteri distintivi, essere facilmente distinguibile e non deve confliggere con i diritti precedentemente acquisiti da terzi, compresi i nomi d’impresa debitamente registrati.

I marchi in Cina non devono essere:

- Identici o simili al nome dello Stato, alla bandiera nazionale, ad un emblema nazionale, ad una bandiera militare, a decorazioni della Repubblica Popolare Cinese, a nomi e bandiere o emblemi di organizzazioni intergovernative internazionali;
- Identici o simili ai segni o bolli ufficiali che indicano controlli o garanzie, a meno che non siano stati autorizzati;
- Identici o simili al simbolo o al nome della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa;
- Di natura discriminatoria nei confronti di qualunque nazionalità;
- Considerati come pubblicità esagerata e ingannevole.

Inoltre, non sono registrabili come marchi:

- Quelli che consistono esclusivamente in un generico nome, disegno o numero di modello dei beni interessati;
- Quelli che si limitano ad indicare la qualità, il principale materiale di fabbricazione, la funzione, l’uso, il peso, la quantità ed altre caratteristiche dei beni;
- Quelli privi di caratteristiche distintive.

Registrazione nazionale e internazionale

Per registrare un marchio in Cina si possono seguire due strade: la registrazione nazionale, che si effettua depositando una domanda diretta al China Trade Mark Office (CTMO) e la registrazione internazionale, presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che si realizza attraverso una richiesta d’estensione alla Cina.

La registrazione nazionale

Prima di tutto si deve specificare fin da subito tutti i prodotti e i servizi per i quali si desidera ottenere la tutela. La domanda di registrazione del marchio, redatta in lingua cinese e corredata da ulteriore documentazione (riproduzione del marchio, documento d’identità/licenza commerciale, ecc) viene depositata presso il CTMO, il quale svolge un primo controllo della domanda. Un soggetto estero ha bisogno di un agente ufficiale come rappresentante per fare la domanda in Cina. Una volta accettata, le autorità esamineranno attentamente la questione sulla base di tre principi: correttezza formale della domanda, distinzione del marchio e, ovviamente, preesistenza di marchi uguali o simili. Qualora il CNIPA non riscontri marchi registrati identici o simili a quello oggetto della domanda e qualora accerti una conformità della stessa alle leggi cinesi, esso procede alla pubblicazione della domanda. In caso contrario, la domanda viene respinta. Se non vengono sollevate obiezioni nei tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda, o se esse vengono superate, la domanda è accolta e il marchio viene registrato. Di solito la procedura della registrazione nazionale dura da 18 a 24 mesi.

Una volta che sia stata ottenuta la registrazione del marchio, la durata della tutela è di 10 anni a partire dalla data di registrazione, rinnovabile per un ulteriore periodo di dieci anni.

In caso di mancato uso del marchio per un periodo continuativo di 3 anni, la registrazione decade.

La registrazione internazionale

Il vantaggio principale di questa opzione consiste nel fatto che essa offre la possibilità di presentare un’unica domanda di registrazione, in un unico ufficio, in un’unica lingua e con tariffe registrate e di ottenere protezione presso tutti i Paesi aderenti al protocollo di Madrid, sistema sottoscritto da molti Paesi nel 1989 per dare ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in molti Paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.

Un’azienda, per procedere con una domanda di registrazione internazionale, deve innanzitutto aver già depositato una domanda di registrazione nazionale presso l’autorità amministrativa competente (in Italia Camera di Commercio o EUIPO). Dopo un esame preliminare la stessa autorità provvederà a trasmetterla all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra. L’OMPI annota la domanda nel Registro internazionale e la pubblica sulla propria Gazzetta e solo successivamente trasmette gli atti agli uffici di tutti i Paesi designati nella domanda di registrazione. I Paesi coinvolti esaminano la domanda e, in caso di conformità coi requisiti per la registrazione, la pubblicano affinché i soggetti interessati possano presentare un’opposizione entro il termine stabilito. In assenza di impedimenti assoluti ed obiezioni, o in caso di superamento delle obiezioni presentate, l’ufficio nazionale (nel caso in esame, quello cinese), accorda la registrazione del marchio.

L’Ufficio ricevente designato ha un tempo stabilito per accettare o rifiutare la registrazione, fra i 12 ed i 18 mesi.

Anche la durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di dieci anni.

Quanto costa?

Una domanda di registrazione di marchio costa RMB 1000 (circa 120 euro) per brand che commercializzano fino a 10 beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio aggiuntivo implica una maggiorazione di RMB 100 (circa 12 euro).

In conclusione è bene valutare attentamente la registrazione del proprio marchio in Cina prima di entrare in questo immenso mercato al fine di abbassare la percentuale di rischio. E’ inoltre consigliabile chiedere aiuto a consulenti esperti conoscitori del mercato cinese soprattutto per superare la notevole barriera linguistica.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Morvarid Mahmoodabadi, redazione@exportiamo.it

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